Marco Botteghi

Sentenza giudiziaria

Riforma integrale della sentenza di prime cure da parte della Corte d'Appello di Milano che ha ravvisato la validità del marchio regisdtrato BIOLINDO accertandone la contraffazione.

Pubblicazione legale

Vedere link alla nota a sentenza caricata sul portale banca dati SPRINT Sistema Proprietà Intenllettuale

Pubblicazione legale

Il presente contributo si prefigge lo scopo di analizzare dei casi pratici posti a tutela del brand in ambito agroalimentare. Trattasi di una guida operativa suddivisa in tre sezioni. La prima si occupa dell’ambito penale. Dapprima, vengono trattate, seppur in maniera sommaria, le più importanti fattispecie penali poste a tutela del brand. Poi, assume un taglio prettamente pratico attraverso l’esposizione di casistica giurisprudenziale nei settori dell’agrifood maggiormente coinvolti nei reati di contraffazione e frodi in commercio. Vi è, altresì, un capitolo dedicato alla responsabilità da reato degli enti, i quali possono essere oggetto di procedimenti penali, anche per i reati sopra citati. Da ultimo, vi è un apposito capitolo relativo alla tutela penale e agli strumenti penali – processuali in materia. La seconda sezione, invece, attiene all’ambito civilistico. Nello specifico, si sofferma sulla tutela del brand e le nuove tecnologie. In primo luogo, si occupa della blockchain nel settore agroalimentare con applicazioni pratiche. In secondo luogo, si sofferma su una tematica innovativa quale quella degli NFT che trova applicazione anche nel settore dell’agrifood; anche in questo caso, vengono riportati casi concreti, in particolare, nel settore vitivinicolo. La terza sezione, infine, è un plus di questa trattazione! Essa consiste nell’esposizione dell’esperienza diretta di Davide Pedrolli. Il racconto di Davide prende per mano il lettore e lo accompagna in un percorso unico in giro per l’Europa. Grazie alla sua narrazione è possibile comprendere appieno l’importanza della tutela del brand e del Made in Italy

Pubblicazione legale

La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 7946/2024, ha riconosciuto la tutela come marchio di forma non registrato (di fatto) al sandalo "Slingback 375" della linea Rockstud di Valentino, riformando la sentenza di primo grado che si era limitata ad accertare e dichiarare la sola concorrenza sleale per imitazione servile. La decisione evidenzia l'incompatibilità logica tra il negare la capacità distintiva di un prodotto ai fini della tutela come marchio di forma e, contemporaneamente, riconoscerne gli elementi distintivi per accertare la concorrenza sleale sub species di imitazione servile. La Corte d’Appello ha ritenuto che elementi come le strisce di pellame di colore contrastante con la tomaia e le borchie piramidali metalliche, uniti all'ampia diffusione e notorietà del prodotto, siano sufficienti a conferire al sandalo la necessaria capacità distintiva. La sentenza si inserisce nel più ampio dibattito sulla tutela dei marchi non convenzionali nel settore del fashion, confermando l'importanza di questa forma di protezione per le creazioni della moda, specialmente quando non si opti per la registrazione come design o siano decorsi i termini di protezione del design comunitario non registrato. Criticabile appare invece la decisione di non riconoscere il danno da lucro cessante, nonostante la prova fornita delle vendite dei prodotti contraffatti.

Pubblicazione legale

La Corte d’Appello di Torino con la sentenza n. 952/2024, pubblicata il 22 novembre 2024, prende posizione sui marchi non convenzionali affrontando il tema del c.d. cumulo di tutele sul medesimo bene. Al centro della vicenda la Juventus e un suo rivenditore ufficiale, l’impresa individuale Pegaso, che, utilizzando in licenza il marchio “CR7 Museu” concesso dalla società Mussara LDA (di cui Cristiano Ronaldo è socio al 70%), ha commercializzato magliette giudicate in violazione dei diritti di proprietà industriale del noto club calcistico. Con sentenza n. 952/2024, pubblicata il 22 novembre 2024, la Corte d’Appello di Torino ha confermato integralmente la decisione di primo grado che aveva visto coinvolte la Juventus Football Club S.p.A. ed uno dei suoi rivenditori ufficiali l’impresa individuale Pegaso di V. R., la quale era stata convenuta in giudizio per aver commercializzato – senza autorizzazione – una maglia che riproduceva il design, i colori ed i font utilizzati nella divisa ufficiale della Vecchia Signora nel corso della stagione sportiva 2019/2020. Pegaso nel corso del 2019 aveva iniziato a commercializzare una maglietta che riproduceva le caratteristiche distintive della divisa ufficiale “be the stripes” disegnata da Adidas per il noto club torinese caratterizzata da due strisce verticali una bianca ed una nera che affiancano, nella parte centrale, una striscia di colore rosa. Al posto del main sponsor “Jeep” la maglietta contestata era contraddistinta dal segno distintivo “CR7 Museu”, che identifica il museo biografico dedicato al calciatore Cristiano Ronaldo il quale all’epoca dei fatti giocava per il club torinese; il marchio era stato concesso in licenza alla Pegaso da parte della società di diritto portoghese Mussara LDA, di cui è socio al 70% proprio il noto calciatore lusitano. Il Tribunale di Torino - che aveva già accolto un ricorso cautelare ante causam promosso dal club calcistico per ottenere l’inibitoria delle condotte contestate - ha accertato la parziale violazione dei diritti di proprietà industriale di cui è titolare la Juventus, oltre alle condotte di concorrenza sleale poste in essere da Pegaso, disponendo l’inibitoria alla prosecuzione delle condotte segnalate e condannando quest’ultima al risarcimento dei danni. Avendo accertato l’omessa buona fede nell’esecuzione del contratto, il giudice del primo grado ha altresì condannato la licenziante Mussara LDA a risarcire i danni a favore della licenziataria Pegaso quantificati negli utili che Pegaso è stata condannata a corrispondere al club sportivo per effetto della retroversione degli utili.

Esperienza di lavoro

Specializzato in diritto della proprietà intellettuale e delle nuove tecnologie, la sua attività si concentra prevalentemente nella consulenza stragiudiziale e nell’assistenza giudiziale in materia di marchi, disegni, brevetti, nomi a dominio, diritto della pubblicità, informazioni riservate e concorrenza sleale, con particolare attenzione alle problematiche legate ai settori del luxury, dell’automotive, farmaceutico e delle nuove tecnologie. Ha acquisito esperienza anche nel settore del diritto alimentare e in particolare nella tutela stragiudiziale e giudiziale delle D.O. ed I.G. nel settore vitivinicolo. Ha collaborato, inoltre, con riviste del settore del diritto industriale e del diritto della pubblicità.

Esperienza di lavoro

Specializzato in diritto della proprietà intellettuale e delle nuove tecnologie, la sua attività si concentra prevalentemente nella consulenza stragiudiziale e nell’assistenza giudiziale in materia di marchi, disegni, brevetti, nomi a dominio, diritto della pubblicità, informazioni riservate e concorrenza sleale, con particolare attenzione alle problematiche legate ai settori del luxury, dell’automotive, farmaceutico e delle nuove tecnologie. Ha acquisito esperienza anche nel settore del diritto alimentare e in particolare nella tutela stragiudiziale e giudiziale delle D.O. ed I.G. nel settore vitivinicolo. Ha collaborato, inoltre, con riviste del settore del diritto industriale e del diritto della pubblicità.

Pubblicazione legale

Con l’ordinanza n. 3393/2025, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Firenze che aveva riconosciuto tutela autorale a una particolare metodologia narrativa impiegata in una collana di fiabe per bambini. La decisione in esame richiamando la consolidata giurisprudenza nazionale ed europea ha stabilito che la tutela autorale postula il requisito della originalità e della creatività della forma espressiva dell'opera non tutelando l’idea che è alla base della sua realizzazione.

Pubblicazione legale

Il Tribunale di Napoli, con il decreto del 5 dicembre 2019, chiarisce che la sanatoria dell’inosservanza del termine perentorio di notifica del decreto cautelare, emesso inaudita altera parte, può avvenire esclusivamente su istanza della ricorrente - incorsa in decadenza per causa a lei non imputabile - attraverso l’applicazione dell’istituto generale della rimessione in termini.

Sentenza giudiziaria

L’ ordinanza del 28 novembre 2024 del Tribunale di Venezia in materia di copyright offre un ulteriore spunto di riflessione sulla proteggibilità delle opere che si ispirano alle c.d. espressioni culturali tradizionali. È il caso del libro “The Elf on the Shelf: a Christmas Tradition” e del pupazzo “Scout Elf” i cui diritti fanno capo a una società americana che ha promosso un procedimento cautelare per inibitoria e sequestro nei confronti della casa editrice del libro “L’Elfo di Babbo Natale” e di altre resistenti in relazione alla distribuzione di una bambola di peluche con fattezze di elfo denominata “Fratellino Magico” per asserito plagio e contraffazione del proprio progetto editoriale. Il ricorso cautelare è stato rigettato per carenza di fumus boni iuris; il Tribunale ha, infatti, ritenuto che il libro “L’Elfo di Babbo Natale” ha una diversa forma espressiva (sia dal punto di vista della forma interna che di quella esterna) frutto di un apporto creativo indipendente e non sovrapponibile a quello che identifica il personaggio di Scout Elf e che l’omonimo pupazzo non abbia i requisiti di originalità minima per accedere alla tutela autorale e presenti comunque significative differenze rispetto a quello della resistente (Fratellino Magico). Il Tribunale ha, infine, respinto anche l'ipotesi di concorrenza parassitaria e di imitazione servile, condannando la ricorrente al rimborso delle spese legali a favore delle resistenti.

Pubblicazione legale

Con la sentenza n. 2359/2025 del 20 marzo 2025 il Tribunale di Milano ha confermato la centralità delle dynamic injunctions nella lotta alla contraffazione online, ordinando agli ISP l'interruzione dei servizi anche rispetto a futuri alias dei portali IPTV illeciti. Superando l'approccio tradizionale ancorato al singolo dominio o IP, i giudici hanno ribadito che la tutela dei diritti di proprietà intellettuale richiede strumenti flessibili e reattivi, imponendo agli intermediari obblighi di cooperazione immediata, pur in assenza di una loro responsabilità diretta. La decisione si inserisce nel più ampio orientamento europeo che privilegia l’effettività della protezione sostanziale dei diritti di proprietà intellettuale rispetto a interpretazioni formalistiche delle esenzioni di responsabilità degli ISP.

Pubblicazione legale

A seguito della recente entrata in vigore del d.lgs. n. 15/2019 l’art. 121 co. 1 c.p.i. prevede ora, in conformità al principio della c.d. “vicinanza della prova”, che sia il titolare della registrazione - ove convenuto in giudizio - a dover dimostrare di aver fatto un uso effettivo del proprio segno nei cinque anni precedenti la data di presentazione dell’azione di decadenza del marchio. Il Legislatore non ha, tuttavia, previsto norme transitorie volte a disciplinare il passaggio dalla disciplina giuridica abrogata a quella entrata in vigore, generando così incertezza sui risultati, specie a fronte di una corretta applicazione dei principi generali che regolano la successione delle leggi nel tempo

Esperienza di lavoro

Marco Botteghi graduated in law from the University of Trento in 2016 and has been a member of the Milan Bar since 2019. Marco handles several aspects of the protection and enforcement of IP law, in particular, trade marks, patents, designs, new plant varieties, copyright, trade secrets and unfair competition. Marco also organises and participates as a lecturer in forums and seminars focused on IP rights. He is a member of AIPPI and AIGA

Pubblicazione legale

Il Tribunale di Napoli, con il decreto del 5 dicembre 2019, chiarisce che la sanatoria dell’inosservanza del termine perentorio di notifica del decreto cautelare, emesso inaudita altera parte, può avvenire esclusivamente su istanza della ricorrente - incorsa in decadenza per causa a lei non imputabile - attraverso l’applicazione dell’istituto generale della rimessione in termini.